一、相關(guān)法條：

同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)。但是，同一申請(qǐng)人同日對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請(qǐng)實(shí)用新型專利又申請(qǐng)發(fā)明專利，先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)尚未終止，且申請(qǐng)人申明放棄該實(shí)用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)。

二、該法條涉及的問(wèn)題

問(wèn)題一：在發(fā)明新型同時(shí)申請(qǐng)的時(shí)候，只能放棄實(shí)用新型以獲得發(fā)明專利權(quán)嗎？

問(wèn)題二：同一申請(qǐng)人同日對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請(qǐng)實(shí)用新型專利又申請(qǐng)發(fā)明專利，先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)已經(jīng)終止，那么是否可以授予發(fā)明專利權(quán)？

問(wèn)題三：如果不可以，應(yīng)該如何處理以獲得發(fā)明的專利權(quán)？

三、具體解析

1、針對(duì)問(wèn)題一：在發(fā)明新型同時(shí)申請(qǐng)的時(shí)候，只能放棄實(shí)用新型以獲得發(fā)明專利權(quán)嗎？

主要分兩種情況：（1）因?yàn)榘l(fā)明保護(hù)范圍大、保護(hù)時(shí)間長(zhǎng)、專利權(quán)相對(duì)穩(wěn)定，如果客戶認(rèn)為專利技術(shù)較好、要求保護(hù)范圍，則建議放棄實(shí)用新型；（2）如果客戶要求專利數(shù)量，例如申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)等，則可以通過(guò)修改發(fā)明獲得專利權(quán)。

2、針對(duì)問(wèn)題二：同一申請(qǐng)人同日對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請(qǐng)實(shí)用新型專利又申請(qǐng)發(fā)明專利，先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)已經(jīng)終止，那么是否可以授予發(fā)明專利權(quán)？

（1）官方意見：

必須要滿足以下全部條件才能放棄實(shí)用新型授權(quán)發(fā)明：

①同一申請(qǐng)人同日對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請(qǐng)實(shí)用新型專利又申請(qǐng)發(fā)明專利；

②先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)尚未終止；

③申請(qǐng)人申明放棄該實(shí)用新型專利權(quán)。

（2）原因分析

專利權(quán)因保護(hù)期限屆滿或者專利權(quán)人放棄專利權(quán)等導(dǎo)致專利權(quán)終止的，只是表明該項(xiàng)專利權(quán)自此以后不再受法律保護(hù)了，但并不能否定該項(xiàng)專利權(quán)的合法性，因此該項(xiàng)專利權(quán)在此前所發(fā)生的一切法律關(guān)系都是有效的。

重復(fù)授權(quán)：

按照最高法的解釋，“專利法上的禁止重復(fù)授權(quán)，是指同樣的發(fā)明創(chuàng)造不能有兩項(xiàng)或者兩項(xiàng)以上的處于有效狀態(tài)的專利權(quán)同時(shí)存在，而不是指同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能被授予一次專利權(quán)”。

專利權(quán)終止僅表明權(quán)利人不能再就該技術(shù)向他人行使該專利權(quán)，但是專利權(quán)的合法性依舊存在。如果此時(shí)對(duì)發(fā)明也授權(quán)專利權(quán)，就會(huì)導(dǎo)致同樣的發(fā)明創(chuàng)造授權(quán)了兩項(xiàng)專利權(quán)，導(dǎo)致重復(fù)授權(quán)。

捐獻(xiàn)原則：

如果已經(jīng)在先權(quán)利已經(jīng)終止，則在先權(quán)利中記載的內(nèi)容已被社會(huì)公眾所知，如果針對(duì)相同的技術(shù)方案再次授權(quán)則違反捐獻(xiàn)原則。

社會(huì)公眾有可能已經(jīng)實(shí)施或者已經(jīng)做好實(shí)施該技術(shù)方案的準(zhǔn)備，如果此時(shí)授權(quán)在后專利權(quán)，對(duì)于社會(huì)公眾是不公平的。

但是，有的人認(rèn)為：在多數(shù)情況下專利權(quán)的終止會(huì)導(dǎo)致該技術(shù)進(jìn)入公有領(lǐng)域，但作為一種排他權(quán)的專利權(quán)，其終止僅表明權(quán)利人不能再就該技術(shù)向他人行使該專利權(quán)，并不表示在該技術(shù)上已經(jīng)不存在任何其他權(quán)利，不能得出一項(xiàng)專利權(quán)一旦終止有關(guān)技術(shù)就進(jìn)入了公有領(lǐng)域的結(jié)論。如從屬專利在期限屆滿前的終止并不意味著從屬專利技術(shù)就當(dāng)然進(jìn)入公有領(lǐng)域，如果基本專利仍然有效存在，他人仍然不能自由實(shí)施該從屬專利技術(shù)。在允許同一申請(qǐng)人對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請(qǐng)實(shí)用新型專利又申請(qǐng)發(fā)明專利的情況下，申請(qǐng)人應(yīng)審查要求放棄一項(xiàng)在先的實(shí)用新型專利權(quán)時(shí)，該發(fā)明專利申請(qǐng)?zhí)幱谂R時(shí)保護(hù)期，也不能認(rèn)為有關(guān)技術(shù)已經(jīng)進(jìn)入公有領(lǐng)域，這也不會(huì)對(duì)社會(huì)公眾造成不公。

任何理性的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者不僅應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到某一項(xiàng)專利權(quán)的終止并不當(dāng)然意味著其可以自由使用所涉及的專利技術(shù)，而且應(yīng)當(dāng)能夠注意到本領(lǐng)域所有已經(jīng)公開的專利文件，而不能僅關(guān)注某一份文件即下結(jié)論并據(jù)此魯莽行事。針對(duì)c點(diǎn)的論述，大家仁者見仁智者見智。

綜上所述，如果同日申請(qǐng)的相同實(shí)用新型專利權(quán)之前已經(jīng)終止，則發(fā)明不能授權(quán)。這里說(shuō)的“不能授權(quán)”是不能直接授權(quán)。

3、針對(duì)問(wèn)題三：如果不可以，應(yīng)該如何處理以獲得發(fā)明的專利權(quán)？

前面提到專利權(quán)終止有兩種情況：（1）專利權(quán)因保護(hù)期限屆滿；（2）專利權(quán)人放棄專利權(quán)等導(dǎo)致專利權(quán)終止。

其中，專利保護(hù)期限為10年或者20年，保護(hù)期限不可延長(zhǎng)，因此針對(duì)第一種情況專利權(quán)不可恢復(fù)。針對(duì)第二種情況，專利權(quán)人放棄專利權(quán)等導(dǎo)致專利權(quán)終止的情況包括可恢復(fù)或者不可恢復(fù)的專利權(quán)。

其中，針對(duì)可恢復(fù)的專利權(quán)，例如，未交年費(fèi)等情況，如果是因未交年費(fèi)導(dǎo)致的專利權(quán)終止，會(huì)有6個(gè)月的恢復(fù)期，只要交上對(duì)應(yīng)的年費(fèi)和滯納金，就可以恢復(fù)專利權(quán)，恢復(fù)后的權(quán)利在后續(xù)如何處理，與問(wèn)題1的情況相同，在此不再贅述。

針對(duì)不可恢復(fù)的專利權(quán)，只能通過(guò)修改發(fā)明的權(quán)利要求（同問(wèn)題1的第二種答復(fù)情況類似）。

四、高沃解析最終結(jié)論

實(shí)用新型專利權(quán)尚未終止的情況下，可通過(guò)放棄實(shí)用新型或者修改發(fā)明的權(quán)利要求獲得發(fā)明專利權(quán)；

實(shí)用新型專利權(quán)已經(jīng)終止的情況下，部分可恢復(fù)實(shí)用新型專利權(quán)，恢復(fù)后可通過(guò)放棄實(shí)用新型或者修改發(fā)明獲得發(fā)明專利權(quán)；不可恢復(fù)的專利權(quán)只能通過(guò)修改發(fā)明的權(quán)利要求獲得發(fā)明專利權(quán)

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